MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 3 luglio 2024

Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’art. 7, comma 5, della legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonchè di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a. Cessazione delle attività: qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l’attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano;

b. Direzione generale: la direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c. Impresa che intende investire in Italia: qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia;

d. Impresa licenziataria: l’impresa che ha in licenza esclusiva l’uso di un marchio registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso da almeno cinquanta anni;

e. Impresa titolare: l’impresa titolare di un marchio registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso da almeno cinquanta anni;

f. Marchio di particolare interesse e valenza nazionale: un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà e che è ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale;

g. Marchi inutilizzati da almeno cinque anni: i marchi per i quali non è possibile dimostrare l’uso da almeno cinque anni dalla data di registrazione o di rinnovazione ovvero dalla data dell’ultimo utilizzo dimostrabile;

h. Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

i. Unità di missione: l’Unità di missione per l’attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2

Subentro nella titolarità del marchio

1. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

2. Il progetto di cessazione è redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, con il quale sarà altresì fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative. Il progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

3. La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

4. Il mancato riscontro formale da parte della direzione generale entro il termine di cui al precedente comma, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

5. Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

6. La direzione generale, a seguito del subentro nelle ipotesi previste dal presente articolo, presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli articoli 138 e 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per comunicare la variazione di titolarità del marchio. I relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del fondo di cui all’art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 3

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

1. La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Gli oneri relativi al deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all’art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 4

Trasparenza e promozione dei marchi a titolarità del Ministero

1. La direzione generale provvede a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità mediante la procedura definita con il presente provvedimento, al fine di garantire la conoscibilità della disponibilità di tali marchi da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all’utilizzo degli stessi.

Art. 5

Utilizzo dei marchi

1. L’impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero compresi nell’elenco di cui all’art. 4, può formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

2. A seguito di ricezione della richiesta di cui al comma 1, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

3. Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata già inoltrata all’Unità di missione richiesta di utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’Unità di missione procede, ai fini della concessione dell’utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entità dell’investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell’investimento, tempi di realizzazione dello stesso.

5. L’Unità di missione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

6. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 3 non vengano presentate ulteriori richieste, l’Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio all’impresa che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3.

7. Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. Con il decreto di cui all’art. 2, comma 2, saranno definite le relative modalità di verifica da parte del Ministero.

Durante il periodo di concessione in licenza, tutti gli oneri connessi alla gestione del marchio, ivi inclusi quelli di rinnovo, sono a carico dell’impresa licenziataria.